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編者按:在申請對方專利無效成功的可能性不大時,被訴侵害發明專利人應采用何種應訴策略以保護自身權益?本期分享本所閆東偉、王海律師代理的一起侵害發明專利權糾紛案。
【基本案情】
原告:深圳某科技有限公司
被告:張某、王某
2012年10月12日,原告通過與專利權人劉某簽訂《專利實施許可合同》,獲取了專利號為ZL20101058××××.4、名稱為“由控制芯片直接驅動的LED數碼萬年歷及其實現方法”專利的獨占實施許可權,合同有效期自2012年10月10日起至2014年10月9日止,該合同約定了原告有權對涉案專利的侵權行為向法院提起訴訟。2013年以來,原告發現被告生產、銷售的LED數碼萬年歷產品,在基本電路結構特別是顯示模塊結構與控制芯片的連接方式都與原告涉案專利相一致,落入了該專利的保護范圍,構成侵權。故訴至南京市中級人民法院,請求依法判令:1、被告立即停止生產與銷售侵害原告第ZL20101058××××.4號發明專利權的行為,并銷毀庫存侵權產品;2、被告賠償原告經濟損失及合理費用共計100000元。
被告張某辯稱:1、其銷售的被控侵權產品有合法來源;2、其不存在專利侵權的故意。由于本身文化程度不高,并不知曉被控侵權產品的內部結構,且該產品在當地銷量并不大;3、被控侵權產品使用的技術為現有技術,是深圳市某技術有限公司所生產;4、其銷售的被控侵權產品沒有落入原告專利權的保護范圍。綜上,請求法院依法駁回原告的全部訴訟請求。被告王某辯稱,被告張某銷售的被控侵權產品不能確認由其銷售,被控侵權產品的技術方案與原告專利既不相同也不等同。
【裁判結果】
一審法院經審理查明,專利號為ZL20101058××××.4、名稱為“由控制芯片直接驅動的LED數碼萬年歷及其實現方法”專利權目前處于有效的法律狀態。原告與專利權人劉某簽訂的《專利實施許可合同》已于2014年12月17日在國家知識產權局進行了備案。
本案主要的爭議焦點為原告經公證購買的被控侵權產品是否落入涉案專利的保護范圍。
原、被告雙方對于涉案專利權利要求1中第一、二部分技術特征相同無異議,爭議主要集中在第三部分比對結果。被告張某不認可原告的比對意見,認為原告的涉案專利是一個方法專利,要證明被控侵權產品在選擇控制芯片時使用了原告的專利方法,不能以結果進行反推。
法院多次組織開庭,后被告申請深圳市某技術有限公司技術人員馬某出庭作證。
法院認為,原告依據來源于現有控制芯片工作結果總結出的檢測方法,來反推使用現有控制芯片生產的涉案產品,并以此來推定涉案產品選擇控制芯片時一定是使用了其涉案專利方法的主張不能成立。被控侵權產品的選擇方法雖然不如涉案專利的方法便捷、精確,但與原告的涉案專利方法不相同。根據現有證據所查明的事實,不能證明被控侵權產品在選擇控制芯片時,使用了涉案專利權利要求1所披露的方法,該產品所體現的技術特征與涉案專利權利要求1相比,沒有一一對應,故未落入涉案專利的保護范圍。判決駁回原告深圳市時域科技有限公司的全部訴訟請求。
二審法院判決駁回上訴,維持原判。
【辦案手記】
遇到專利侵權糾紛時,代理律師大多采用提起對方專利無效宣告的方式維護當事人權益。其優點在于專利一旦被宣告無效,就自始不存在侵權的事實,從而達到勝訴的目的。缺點是需要花費精力檢索大量的文件尋找類似的在先專利,另外從提起專利無效宣告程序到結果出來也要有一年左右的時間。
代理律師在辦理本案過程中,通過檢索文件后發現對方專利宣告無效的可能性不大,于是及時調整訴訟策略,從多個角度提出不侵權抗辯、現有技術抗辯、合法來源抗辯等。盡管被控侵權產品與原告專利權利要求1中第一、二部分技術特征相同,第三部分比對結果代入原告的公示計算也吻合,但代理律師積極尋求本案的突破口。通過邏輯分析,原告專利權利要求1方法來源于現有控制芯片工作結果總結出的檢查方法,其用途是“選擇控制芯片”,這也許是最優選擇方法,但并非唯一的選擇方法,并不是只要符合相關驅動電流值的芯片都是使用了原告專利方法選擇出的。
本案原告此前在濟南市中級人民法院、中山市中級人民法院等地就相同專利提起的訴訟接連勝訴,判決賠償金額從7萬元到12.5萬元不等。審判法院參考相關案例也容易有慣性思維,本案對被告方十分不利,但代理律師并沒有就此認為希望已經破滅,而是變換思路,另辟蹊徑,并一下抓住了對方的要害,最終取得該案的全勝,法院采納了代理律師的代理意見,判決駁回原告全部訴訟請求,使被告免于賠償,實現了案件的公平正義,維護了當事人的合法權益,同時使得原告在全國的其它相同專利訴訟請求全部被駁回。
通過這個案例,我們可以看到專業律師的巨大價值。同時作為法律人,我們也時刻秉持永不言棄的精神,維護當事人最大化的合法權益。
(編輯:毛禾楓 校對:何招燕)